나. 지적재산권의 침해금지가처분
(1) 의의
지적재산권침해금지가처분이란 특허권 등 지적재산권에 기한 금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의
침해행위의 금지를 구하는 가처분이다.
특허권 등 침해금지가처분은 특허권 등을 침해하거나 침해할 우려가
있는 자에게 금지청구권에 기한 본안판결에서 명하게 될 침해금지의 부작위의무를 미리 부과하는
점에서 임시의 지위를 정하는 가처분에 속하며, 가처분에서 명하는 부작위의무가 본안소송에서 명할 부작위의무와 내용상 일치하는 이른바 만족적
가처분에 속한다.
(2) 관할
지적재산권 침해금지 가처분소송의 피보전권리인 특허권 등의 침해금지청구권은 소가를 산출할 수
없는 재산권상의 소에 해당하므로 사물관할은 합의관할이다.
토지관할은 본안법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이다. 민사소송법 24조는
지적재산권 등에 관한 특별재판적에 관하여 '지적재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 2조 내지 23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를
관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다'라는 규정을 신설하였다.
본안의 관할법원과 관련하여, 침해행위가 실제로 행하여지는 공장 등의 소재지에 불법행위지의
특별재판적을 인정할 수 있는지 여부가 다투어지는바, 긍정설은 불법행위지의 특별재판적 규정상 '불법행위에 관한 소'의 의미를 넓게 해석하여
토지관할을 인정할 수 있다고 하고, 부정설은 특허권침해는 침해자의 고의·과실을 요하지 않는 등 불법행위와 그 성질을 달리하므로 불법행위지의
특별재판적 규정을 적용할 수 없다고 한다. 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구는 지적재산권 침해금지가처분의 본안에 해당하지 않는다고 보는 것이
일반적이므로 이를 전제로 불법행위지에 본안의 관할법원이 인정된다는 긍정설의 논거는 받아들이기 어렵다고 보는 것이 다수의 실무이다.
특허권침해금지청구권에 따른 부작위의무는 의무의 이행이 특정의 장소와 결부될 성질이 아닌
일반적인 부작위의무이므로, 예컨대 침해품의 판매 금지를 청구하는 경우에 판매가 이루어지는 모든 장소의 법원에 의무이행지의 관할권을 인정할 수는
없고, 채무자의 주소나 거소 등 보통재판적을 의무이행지로 보아야 할 것이다.
또한 가처분소송의 피보전권리와 본안소송의 소송물은 청구의 기초에 동일성이 있어야 하고,
본안소송이 계속되어 현실적으로 관련재판적이 생기기 전에 장차 본안소송에서 객관적 병합에 의한 관할이 인정될 여지가 있다는 불확실한 사정만으로는
가처분에 관련재판적을 인정할 수 없으므로 지적재산권침해를 원인으로 하는 손해배상청구의 소가 제기되어 있는 경우에도 침해금지의 본안소송이 제기되어
있지 않는 한 본안계속에 의한 가처분의 관할을 인정하지 않는 것이 다수의 실무이다.
(3) 당사자
지적재산권침해금지가처분 사건에서는 지적재산권에 기한 금지청구권을 가진 사람에게 채권자적격이
있고, 지적재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 사람에게 채무자적격이 있다. 특허권침해금지가처분 사건의 당사자적격 문제는 다른
지적재산권침해금지가처분에도 원용될 수 있으므로 이곳에서는 특허권침해가처분 사건을 중심으로 보기로 한다.
(가) 가처분채권자
특허법 126조 1항은 특허권자 및 전용실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정하고 있다.
① 특허권자
특허권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 실질적인 특허권자라 하더라도
등록명의인이 아닌 이상 침해금지가처분 신청을 제기할 수 없다. 특허출원인은 출원공고를 하였다 하더라도 침해금지청구권을 갖지 못한다.
특허권이 공유일 경우 그 본안소송은 필수적 공동소송이지만 침해금지가처분소송은 특허권의 현상을
유지하고 그 훼손을 방지하는 보존행위에 해당하므로 공유자중 1인이 단독으로 할 수 있다.
특허권의 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등이 침해금지가처분 사건에 보조참가할 수 있는지
여부가 문제된다. 판례 중에는 매각허가결정
등 대립하는 당사자 구조를 갖고 있지 않는 결정절차에서 보조참가를 부정한 예가 있으나(대결
1994.1.20. 93마1701 등), 보전소송은 신청에 대한 재판절차와 그 집행절차로 구성되는데 전자는 그 실질이 소송절차에 대응하는
것이므로 변론을 열지 않는 경우에도 보조참가 등이 가능하다고 보아야 할 것이다.
특허권자가 특허발명의 전부에 관한 전용실시권을 설정한 경우에도 침해금지청구권을 그대로
보유하는지 여부에 대하여는 견해가 대립하나, 특허권자가 전용실시권을 설정한 결과 현재 발명을 실시할 수 없다 하더라도 특허권에는 절대성·탄력성이
있어 일정한 기간이 경과하면 그 본연의 독점적 실시권을 회복한다는 점을 고려하여 이를 긍정하는 것이 통설이다.
② 전용실시권자
전용실시권은 특허발명을 독점적·배타적으로 실시하는 물권 유사의 권리이므로 그 보유자는
특허권침해금지청구권을 갖는다. 전용실시권은 특허등록원부상의 설정등록에 의하여 비로소 발생하므로 등록명의인이 아닌 자는 특허권침해금지청구권을
행사할 수 없다.
③ 통상실시권자
통상실시권자에 대하여 침해금지청구권을 인정할 수 있는지 여부가 문제되나, 통설은 통상실시권의
성질을 채권적인 것으로 보아 독점적 통상실시권자이든 아니든 통상실시권자는 직접 침해금지청구를 할 수 없다고 보고 있다.
통상실시권자가 채권자대위권을 행사하여 침해금지청구를 할 수 있는가?
이에 대하여는 특허발명의 실시는 물건을 사용수익하는 경우와는 달리 수인이 각기 별개로
사용수익할 수 있는 것이므로 특정채권의 보전을 위한 채권자대위권의 요건을 충족시키지 못하여 허용되지 않는다는 것이 통설이다.
독점적 통상실시권자인 경우에도 독점의 특약이 부가되었다 하더라도 통상실시권 본래의 성질이
변하는 것은 아니라고 하여 이를 부정하는 견해도 있으나, 독점적 사용권자는 특허권자 등에게 특허 등의 독점적인
실시를 보장하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리가 있는데 특허권자 등이 무단사용자에 대하여
아무런 조치를 취하지 아니할 경우 지적재산권의 독점적인 이용 자체를 보호할 수단이 없고, 손해배상청구권의 행사만으로는 독점적 사용권자의 보호에
불충분하거나 그 집행이 용이하지 아니한 당사자도 많으므로 독점적 사용권자의 대위권은 인정되어야 한다는 견해가 다수이다. 저작권의 경우 독점적
이용권자의 대위에 의한 침해금지청구를 인용한 서울고법 2001나58919 판결이 상고기각(2002다31001)으로 확정된 예도 있다.
(나) 가처분채무자
침해금지가처분의 상대방은 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자이다(특허법 126조
1항). 따라서 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는 방법의 발명을 실시하거나 실시할 염려가 있는 사람이 채무자로 될
것이다.
특허발명 실시제품의 생산자, 판매자 및 사용자가 서로 다른 경우에는 각기 별개의 특허권침해를
구성한다. 특허발명 실시제품을 선의취득한 자라 하더라도 특허법 127조 또는 129조 소정의 특허권침해에 해당하는 모습으로 특허발명을 실시하는
경우에는 특허권침해를 구성한다.
침해설비의 소유자도 채무자적격이 있는가? 침해금지청구권에는 침해설비 등 제거청구권이
포함되므로(특허법 126조 2항), 채권자가 침해금지가처분을 신청할 때에는 침해설비 등에 대한 집행관 보관형 가처분도 아울러 구할 수 있다. 이
경우 침해설비 등의 소유권이 침해자가 아닌 제3자에게 있는 경우에는 이 부분 가처분은 처분권이 없는 자를 상대로 한 것으로서 기각되어야 할
것이나, 채권자로서는 그 제3자를 상대로 아울러 침해금지가처분 신청을 제기한 다음 침해행위에 대한 가담 내지 역할 분담을 소명함으로써 구제받을
수 있을 것이다.
(다) 소송대리인
특히권침해금지가처분소송에 관하여 변리사에게도 소송대리권이 인정
되는지 여부에 대하여는 논란이 있다. 변리사법 8조가 '변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는
상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다'고 다소 애매하게 규정하고 있기 때문이다. 현재의 실무는 특허권침해금지가처분소송은 본질적으로
민사소송 고유의 영역에 속하는 것이고 외국의 입법례에서도 인정하지 않고 있음을 이유로, 변리사는 심결취소 소송에 한하여 소송대리인이 될 수
있고, 침해소송이나 침해금지가처분 소송에서는 소송대리인이 될 수 없다고 보고 있다.
국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 재외자의 특허관리인도 침해금지가처분소송의 소송대리인이
될 수는 없다.
(4) 피보전권리와 보전의 필요성
특허권침해금지가처분의 피보전권리와 보전의 필요성은 다른 지적재산권침해금지가처분에도 그대로
원용될 수 있으므로 이하에서는 특허권을 중심으로 살펴 본다.
(가) 피보전권리
특허권침해금지가처분의 피보전권리는 채권자의 특허권에 기한 금지청구권 및 채무자의 침해금지
부작위의무라는 권리의무 관계의 존재이고, 이와 같은 피보전권리의 존부는 결국 채무자의 행위가 특허권침해행위를 구성하느냐에 달려 있다고 할 수
있다.
① 특허권침해라 함은 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 타인의 특허권에 속하는 물건 또는
방법의 발명을 실시하는 것을 말한다.
'업으로서'라 함은 사업으로 실시하는 것을 의미하므로 단순히 개인적·가정적 범주에서 실시하는
것은 포함되지 아니한다. 사업에는 영리사업 뿐만 아니라 공공사업과 같은 비영리사업도 포함된다.
'물건의 발명 실시'라 함은 물건을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위를 의미한다.
채무자가 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권침해로
간주한다(특허법 127조 1호 : 간접침해). 물건의 수출·소지 등은 발명의 실시에 해당되지 아니한다.
'방법의 발명 실시'라 함은 그 방법을 사용하는 행위를 의미한다. 채무자가 그 방법의 실시에만
사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 경우에는 특허권침해로 간주한다(특허법 127조
2호 : 간접침해).
'물건을 생산하는 방법의 발명 실시'라 함은 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의하여
생산한 물건을 사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위를 의미한다. 위 발명에 의한 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그
물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다(특허법 129조 : 생산방법의 추정).
② 채무자가 실시하는 물건 또는 방법(이하 '(가)호 발명'이라 한다)이 특허권침해를
구성하는지 여부는, ⅰ) 특허발명의 보호범위의 확정, ⅱ) (가)호 발명의 특정, ⅲ) (가)호 발명과 특허발명의 대비 및 저촉의 심리과정에
의하여 판단한다. 그리고 채무자에게 항변사유가 있는지 여부를 심리, 판단한다.
㉮ 특허발명의 보호범위의 확정
특허발명의 보호범위라 함은 특허권자의 측면에서는 특허절차에 의하여 독점적 실시권이 부여된
기술사상의 범위를 의미하고, 제3자의 측면에서는 특허절차가 경료된 결과 제3자가 정당한 권원 없이 실시할 수 없는 기술사상의 범위를 의미한다.
특허발명의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허출원, 출원공개 및 설정등록 등의 제반절차가 진행되는 과정에서 출원인에 의하여 공개된 기술사상의 내용
및 독점권 부여의 대상을 신중하게 검토할 필요가 있다.
㉯ (가)호 발명의 특정
침해 물건이나 침해 방법의 특정은 채무자의 침해 물건의 제조나 침해 방법의 실시가 채권자의
특허권에 저촉된다는 점, 즉 특허발명의 기술적 범위에 속한다는 점을 밝히기 위한 전제가 되고, 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부는 침해
물건 또는 방법과 특허발명의 구성요건을 대
비하여 판단하여야 하므로, 채권자는 금지청구의 대상인 (가)호 발명을 특허발명의 구성과 대비할
수 있을 정도로 구체적으로 특정하여야 한다.
특허청구의 범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 현실적인 침해 물건이나 침해
방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하므로, 침해 물건이나 침해 방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로
묘사함으로써 특정하여야 하며, 단지 침해 물건의 사진만을 첨부한다거나 자신의 특허발명과 동일·유사한 실시행위의 금지를 구한다는 것만으로는
(가)호 발명이 특정되었다고 불 수 없다.
㉰ (가)호 발명과 특허발명의 대비 및 저촉
(가)호 발명을 특허발명의 내용과 대비하여 본 결과 기술사상의 저촉이 인정되는 경우에는
특허권침해를 구성한다.
(가)호 발명의 구성요소가 특허발명의 구성요소와 완전히 일치하는 경우에는 기술사상의 동일영역의
저촉으로서 특허권침해를 구성한다(문언침해, 구성요건 완비의 원칙).
(가)호 발명의 구성요소가 특허발명의 구성요소와 외견상 일부 다른 부분이 있지만 그 부분은
특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능 및 작용효과를 발휘하는 것으로서 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우, 즉 a+b+c'→y'인
(가)호 발명과 a+b+c→y인 특허발명을 대비하여 본 결과 c'와 c, 그리고 y'와 y가 각기 실질상 동일한 가치로 평가되는 경우에는
기술사상의 균등영역의 저촉으로서 특허권침해를 구성한다(균등론).
특허발명의 구성요건 증 출발요소와 최종요소는 동일하게 하면서도 특허에 저촉하는 것을 피하기
위하여 불필요한 공정을 부가한 형태의 실시 태양. 예컨대 a+b+c→y의 특허발명에 대하여 a+b+c+c'→y의 (가)호 발명을 실시하는
우회발명도 특허권침해가 된다는 것이 통설이고, 판례이다(대판 1997.11.14. 96후2135, 대판 2000.7.4. 97후2194 등).
기존의 선행발명에 새로운 기술요소를 부가하여 작용효과의 상승을 달성해 낸 후행발명은
이용발명이라고 하는데, 선행발명의 특허권자의 동의 및 특허청의 통상실시권 허여 심판 없이 실시한 이용발명은 선행발명에 대한 특허권침해를
구성한다(특허법 98조, 138조).
③ 침해예방청구권의 피보전권리
채권자가 침해예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청한 경우 채무자에게 특허권침해의
우려가 있다는 점이 소명되어야 한다. 즉, 현재 제조 준비중에 있다거나 계절상품이기 때문에 현재는 생산하지 않지만 계절이 되면 생산을 재개할
것이 확실한 경우, 침해물건을 판매하기 위하여 소지하고 있다거나 판매준비를 위하여 카탈로그를 반포한 경우, 과거에 특허권침해의 경력이 있는
자로서 현재 침해를 위한 준비행위를 하는 경우 등이 소명되는 경우에는 특허권침해의 우려가 있다고 봄이 상당하다.
피보전권리에 관하여 더 자세한 것은 지적재산권 121면('제6절 피보전권리',
2005. 개정 전 64면) 이하 참조.
(나) 보전의 필요성
특허권의 침해는 채권자, 채무자 사이에 아무런 거래관계가 없는 경우가 대부분이므로 별도로
필요성을 심판하여야 한다.
특허권침해금지가처분은 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 일반과 마찬가지로 계속하는 권리관계에
끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 허용될 것이나(민집 300조 2항), 그
중에서도 특히 만족적 가처분에 속하기 때문에 보전의 필요성에 관하여 보다 고도의 소명이 필요하다는 것이 일반적인 견해이다.
특허권침해금지가처분 사건에서의 보전의 필요성은 가처분의 인용 여부에 따른 당사자들의
이해득실관계, 본안소송에서의 승패의 예상, 공공복리에 미칠 영향 등을 고려하여 결정하라는 것이 판례(대판 1993.2.12.
92다40563)이다.
① 당사자의 이해득실관계
㉮ 채권자측의 사정
가처분 신청이 받아들여지지 않을 경우 본안판결의 확정시까지 채권자
가 입게 될 손해를 고려하여야 한다. 여기서의 손해에는 시장점유율의 감소, 실시품 매상고의
감소, 판매가격의 저하, 판매경비의 증가에 따른 재산적 손해와 침해행위로 인한 명예, 신용의 훼손 등 정신적 손해가 모두 포함된다.
채무자가 금전적인 손해배상을 할 자력이 없다는 사정은 채권자가 특허권침해로 입게 될 현저한
손해를 인정할 주요 근거가 될 수 있으나, 장차 금전적인 손해배상이 가능하다는 이유로 침해금지가처분 신청을 배척하는 것은 독점적 실시권을
보장하고 타인의 침해행위를 배제하고자 하는 특허권 제도의 본질에 반하므로 타당하지 않다.
채권자가 특허발명을 위하여 투여한 연구개발비의 규모가 크고, 당해 특허 분야에 있어서의 경쟁이
치열하며, 기술변화의 속도가 빠를수록 침해금지가처분의 보전의 필요성이 높게 인정될 것이다. 그리고 채권자가 입게 될 손해가 시장점유율의 감소,
신용 저하 등과 같이 금전적 배상만으로는 충분하지 못하거나 단시간 내에 회복하기가 어려운 손해일 경우에도 보전의 필요성이 더 커진다고 보아야 할
것이다.
채권자가 침해사실을 알고도 상당한 기간이 경과하도록 권리구제를 위한 조치를 게을리 하였다는
사정은 보전의 필요성을 인정함에 있어 소극적 요소로 작용할 수 있을 것이다. 그리고, 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로
보전의 필요성을 인정하기 어려울 것이나, 미실시를 정당화할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수 있을 것이다.
㉯ 채무자측의 사정
가처분 신청이 받아들여질 경우 본안판결의 확정시까지 채무자가 입게 될 손해를 고려하여야 한다.
채권자측의 실시상황이 극히 미미한 반면 채무자의 영업규모가 큰 경우에는 보전의 필요성을 배척해야 할 사유가 될 수 있을 것이나, 채무자가 사업의
초기 단계에 있다거나, 당해 제품의 사업상 비중이 낮은 경우에는 채무자가 입게 될 타격이 적으므로 보전의
필요성을 보다 용이하게 인정할 수 있다.
특허권침해의 성립요건으로서 채무자의 고의·과실 등 주관적 요소는 필요하지 않으나, 보전의
필요성을 판단함에 있어서는 가처분으로 인하여 채무자가 입게 될 손해가 채무자의 고의적인 특허권침해행위로 인하여 스스로 초래한 것인지 여부도
고려하여야 한다.
② 본안소송에서의 승패의 예상
침해금지가처분의 피보전권리가 일단 소명된 경우라 하더라도 본안소송에서의 종국적인 승소 가능성은
상이할 수도 있으므로 본안소송에서의 승패의 예상도 보전의 필요성 유무를 판단하는 하나의 요소가 된다.
특히발명이 신규성은 인정되나 진보성이 없는 경우에는 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이
합리적이다.
판례도 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권 침해의 금지라는
부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에는 그 보전의 필요성 유무를 보다 더 신중하게 판단하여야 할 것으로서, 가처분신청 당시
채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나
증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 그 보전의
필요성이 없는 것으로 보는 것이 합리적이라고 하였다(대판 1993.2.12. 92다40563 등).
③ 공공복리
일반적으로는 유효한 특허권에 대한 침해가 인정될 경우에는 그 특허권을 보호하여 주는 것이
공익에 부합한다고 할 수 있다. 그러나 침해금지가처분의 인정으로 오히려 공공복리에 심각한 위해가 발생할 우려가 있을 경우, 가령 채권자가
특허발명을 실시하지 않거나 극히 미미한 정도로 실시하고 있는 반면에 채무자는 상당한 규모로 특허발명을 실시하여 의약품이나 생활필수품으로서 달리
대체품도 없는 제품을 대량생산하
는 경우 등에는 보전의 필요성을 배척해야 할 사유가 될 수 있을 것이다.
대법원 판례 중에는 보전의 필요성을 배척하는 사유 중 하나로 국가의 수출전략을 들고 있는 것도
있다(대결 1994.11.10. 93마2022).
(5) 심리
(가) 필요적 심문
지적재산권의 침해금지가처분은 성질상 임시의 지위를 정하기 위한 가처분에 해당하므로 기일을 열어
심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 때를 제외하고는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야
한다(민집 304조).
신청이 받아들여지면 채무자는 본안판결을 받기도 전에 물건의 생산, 사용, 양도 등 경제활동을
전면적으로 금지당하는 결과가 되어 치명적인 손해를 입게 되는 반면, 신청이 배척되면 많은 연구개발비를 투입하여 특허발명을 한 채권자의 독점적
실시권이 특허기간 중에도 보장받지 못하여 특허보호제도를 유명무실하게 할 우려가 있는 등 특허권침해금지가처분 사건은 당사자의 이해관계에 미치는
영향이 지대하므로 실무상으로도 통상 심문이나 변론 등 신중한 심리절차를 거쳐 결정하고 있다.
보전소송의 본안화 현상은 특허권 등 지적재산권침해 가처분사건에서 더욱 뚜렷한 경향을 보이고
있다. 특허권침해금지가처분의 인용 여부가 당사자들에게 결정적인 영향을 미치므로 가처분 사건의 심리에 공격방어방법을 집중하게 되어 심리가 본안소송
못지 않게 장기화되고, 가처분 사건의 결론이 나면 그로써 분쟁이 종결되는 경우가 많다.
(나) 소명방법
원래 심문절차에서는 즉시 조사할 수 있는 증거를 소명방법으로 하여야 하므로 증인신문이나
검증·감정 등의 증거조사절차를 거치지 않음이 원칙이지만, 실무상으로는 기술사항이 복잡하고 쌍방이 제출한 감정서의 의견이 엇갈려 심증형성에
어려움이 있을 때에는 심문절차에서도 위와 같은 증거조사 신청를 받아들이는 경우도 있다.
또한 위와 같은 정식의 증거조사절차를 거치지 않더라도 필요한 경우 증인신문에 갈음하여
참고인으로 신문하거나, 검증에 갈음하여 임의제출의 형식으로 발명실시품을 제출받아 법관이 오관으로 직접 살펴보기도 한다.
기술적인 사항에 관하여 전문가의 설명이 필요한 경우에는 통상 별도의 기술설명회를 여는 것이
실무이다. 기술설명회란 특허발명과 채무자가 실시하는 물건 또는 방법의 기술내용의 이해를 위하여 당사자로부터 제출받은 기술설명서 등에 의하여
발명자 또는 기술자에 의한 기술설명을 행하는 것을 말한다. 정식의 증거조사절차도 아니고 법률상의 근거가 있는 것도 아니지만, 법원이나 당사자
모두의 필요에 의해 사실상 행해지는 경우가 많으며, 실제로도 심증형성에 많은 도움이 되고 있다.
(다) 담보
특허권침해금지가처분의 성질상 청구금액이나 목적물의 가액에 따른 담보의 기준이 있을 수 없다.
결국 가처분 발령 후 본안판결시까지 채무자가 당해 실시품의 생산 중단 등으로 인하여 입게 될 예상 손해액을 기준액으로 삼고, 여기에 채권자의
자력과 소명의 정도, 본안에서의 승소가능성 등을 종합적으로 고려하여 구체적인 사안에 따라 적절하게 증감한 금액을 정할 수밖에 없을 것이다.
담보하는 대상은 가처분이 발령되는 경우 본안판결의 확정시까지 채무자가 입게 될 손해이다.
특허권침해금지가처분의 성질상 소명이 없는데도 담보제공을 조건으로 하여 가처분을 명하는 것은
적절하지 않다. 가처분 결정에 앞서 담보제공명령을 별도로 발하기보다는 담보제공을 조건으로 하여 가처분 결정을 내리는 경우가 많다.
(6) 재판
(가) 대상물의 특정
채무자가 채권자의 권리를 침해하여 현실로 실시하고 있는(또는 현실로 실시할 급박한 우려가
있는) 물건을 도면 또는 구체적인 설명서에 의하여 명확하게 특정하여야 한다.
단순히 '특허등록번호 제ㅇ호의 어떤 권리범위에 속하는 것과 동일 또는 유사한 물건의
제조·판매'라고 하든가 '상표등록번호 ㅇ호와 동일 또는 유사한 상표의 사용'이라고 표시하여서는 아니 된다. 이러한 행위는 구체적으로 특정된 것이
아니므로 가처분을 집행하는 집행관이 다시 동일·유사한가, 권리범위에 속하는가를 심리하여야만 하기 때문이다.
(나) 필요한 범위의 한정
특허권 등 침해금지의 가처분은 상대방에게 주는 피해가 크므로 특허권 등을 침해하는 행위만을
국한하여 신청의 취지범위 내에서 신중하게 발령하여야 한다.
(다) 반제품의 표시
특허권 등을 침해하는 물건의 완성품 외에 그 반제품에 대하여도 집행관의 보관을 명할 필요가
있으나 단순히 '반제품'이라고 표시하게 되면 산업재산권의 권리범위와는 관련 없는 부분의 부품까지를 포함하는 용어가 되므로 '반제품(위의 완성품의
구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)'이라고 표시함이 좋다.
(8) 집행
지적재산권침해금지가처분 중 집행관보관형 가처분명령은 집행관에게 집행기간 내에 집행을 위임하여
행한다. 집행관은 동산의 점유이전금지가처분(집행관 보관형)의 집행방법에 준하여 집행한다.
채무자에게 부작위의무를 부과하는 가처분에서 채무자가 부작위의무를 위배하여 계속 침해행위를 하면
대체집행의 방법으로 가처분에 위반한 실시품 등을 제거할 수 있고, 간접강제의 방법을 취할 수도 있다.
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